Coentreprises, propriété intellectuelle et chant des sirènes de la copropriété : éviter les pièges et déchiffrer l’œuf

James Hyslop, spécialiste de Christie, détient un œuf d'oiseau d'éléphant sous-fossilisé d'avant le XVIIe siècle à Londres le 27 mars 2013. REUTERS/Suzanne Plunkett

4 août 2023 - Comme indiqué dans nos articles précédents, la propriété conjointe de la propriété intellectuelle (PI) doit être évitée, sauf dans des circonstances relativement rares. La copropriété naît généralement du développement conjoint et, dans le contexte d'une coentreprise (JV), toute la propriété intellectuelle détenue par la coentreprise, y compris la propriété intellectuelle qu'elle développe, pourrait éventuellement être liquidée.

Bien que l'attrait de « l'équité » et de la « simplicité » puisse inciter les coentrepreneurs à accepter la copropriété d'une telle propriété intellectuelle (ou à traiter cette propriété intellectuelle de la même manière que n'importe quel actif ordinaire dans une société commune, comme dans le contexte d'une dissolution), les coentrepreneurs devraient prendre le temps de résoudre ces problèmes – aussi douloureux que cela puisse être (même si ce n’est pas obligatoire) – dès le départ.

Cet article est le troisième d’une série de quatre parties traitant des tenants et des aboutissants de la copropriété de propriété intellectuelle dans les coentreprises.

La propriété conjointe de la propriété intellectuelle peut potentiellement créer de nombreuses difficultés concernant l'application, l'exploitation commerciale et la résiliation. Divers problèmes de coordination des actions pourraient mettre en péril la propriété intellectuelle ou sa valeur s’ils ne sont pas correctement résolus. Ceux-ci incluent les problèmes généraux suivants :

Délégation de responsabilités. Les coentrepreneurs doivent bien comprendre qui a le droit ou la responsabilité de demander la protection juridique de toute la propriété intellectuelle développée conjointement. Ils devraient déterminer qui décidera si la protection ou l’enregistrement de la propriété intellectuelle doit être demandé et où cela doit être fait. Une question connexe est la nécessité pour les coentrepreneurs de déterminer qui paiera les frais de poursuite (c'est-à-dire l'obtention de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle auprès de l'entité gouvernementale ou de l'organisme de réglementation concerné) et du maintien en vigueur afin de maintenir en vigueur la reconnaissance et la protection de la propriété intellectuelle correspondante.

Il est important de noter que les coentrepreneurs doivent également déterminer les conséquences du défaut d'un coentrepreneur d'agir conformément aux arrangements convenus. S’ils ne parviennent pas à résoudre ces problèmes à l’avance, il en résultera probablement une prise de décision ponctuelle entre ou parmi des parties présentant diverses asymétries en termes de ressources et de motivations (c’est-à-dire les fonds disponibles, le personnel, les visions stratégiques, etc.) exploitées à l’avantage du partie plus forte ou premier arrivé (et pas nécessairement dans le meilleur intérêt de la coentreprise) – et cela suppose que toute action nécessaire ait lieu.

Lorsque personne n'a les yeux rivés sur la balle, il est assez facile de laisser tomber la balle : des actions, telles que la préparation et la soumission des dossiers dans un délai donné, peuvent ne pas avoir lieu dans les délais requis, ou peuvent ne pas se produire du tout, parce qu'une partie pourrait mal supposons que l’autre gère le problème.

Attribution des droits. Les coentrepreneurs devraient déterminer si chaque partie est autorisée à exploiter commercialement la propriété intellectuelle développée conjointement et, si oui, dans quelle mesure. Par exemple, les coentrepreneurs peuvent-ils utiliser la propriété intellectuelle développée conjointement en se faisant concurrence ? De quelle liberté chaque partie disposera-t-elle pour accorder à des tiers des licences sur les droits de propriété intellectuelle développés conjointement ? Si les coentrepreneurs peuvent concéder indépendamment cette propriété intellectuelle à des tiers, peuvent-ils concéder sous licence la propriété intellectuelle développée conjointement aux concurrents d'un coentrepreneur ? Une question cruciale et connexe sera de déterminer l'obligation de chaque partie, le cas échéant, de partager les revenus générés par la propriété intellectuelle développée conjointement avec les coentrepreneurs.

Problèmes de réduction progressive. Les coentrepreneurs doivent déterminer le traitement réservé à la propriété intellectuelle développée conjointement si la coentreprise est abandonnée. Les anciens coentrepreneurs seront-ils libres de continuer à développer la propriété intellectuelle associée précédemment utilisée ou développée par la coentreprise ? Si oui, quels développements, améliorations ou revenus doivent être partagés avec l’autre partie, le cas échéant ? Dans la négative, quelles seront les modalités des restrictions associées ?

Propriété intellectuelle dérivée. En plus de traiter les questions liées à la propriété intellectuelle développée conjointement, les coentrepreneurs devraient également aborder la propriété intellectuelle dérivée de cette propriété intellectuelle développée conjointement, y compris l'attribution des droits et responsabilités connexes.